计算机软件许可合同争议仲裁之我见

更新时间：2014-05-15 10:05:35   编辑：shijing  点击次数：2720次

计算机软件许可合同争议仲裁之我见

唐功远

    作为中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会和哈尔滨仲裁委员会的仲裁员，我参与了若干计算机软件许可争议案件的仲裁。计算机软件许可争议仲裁案件作为知识产权相关争议仲裁案件近年来呈现增加趋势。这一类仲裁案件的增加趋势与近年来知识产权相关争议在国际国内商事活动中呈现的快速增长趋势是相吻合的，可以预见，这一增长趋势将长期继续，并不断给我们的仲裁活动增加新的内容。为了进一步探讨计算机软件许可争议的仲裁解决，笔者从介绍计算机软件许可使用合同的类型和内容入手, 讨论相关争议的类型、民事责任和争议的仲裁解决。

一、计算机软件许可合同

    计算机软件使用许可合同是软件著作权人许可他人行使软件著作权而由被许可人支付一定对价的协议。根据中华人民共和国《计算机软件保护条例》第十八条的规定，许可他人行使软件著作权的，应当订立许可使用合同[①]。软件著作权人根据软件发行模式的不同，创造了不同形式的许可合同，主要包括，（1）普通许可协议，许可人和被许可人经过协商一致，达成的计算机软件许可合同；  （2）启封许可（Shrink-wrap license），许可人将许可条款事先印刷并置于包装内，在被许可人打开计算机软件的内包装，就被认为是已经接受了该许可条款；（3）点击许可（Click-wrap license），在安装软件时，被许可人会在许可页上看到许可条款，当点击同意时，就表示对许可条款的承诺。

    启封许可和点击许可与普通许可协议一样同为商业软件许可，但主要适用于标准化的商业软件，许可条款相对简单, 被许可人主要是个人消费者和部分商业用户，他们是以行为来表示承诺的，实践中许可人和被许可人因许可条款产生争议的情形并不多见。目前，在仲裁中经常遇到的是许可人和被许可人就签订的计算机软件许可合同，即普通许可协议而产生的争议。因此，本文将重点讨论普通许可协议的争议和解决。

普通许可协议一般包括以下主要内容：

   （一）许可使用和使用限制。许可使用的内容和范围，包括使用权、使用范围和期间及其对许可使用的限制。例如，许可人授予被许可人在中国境内，在指定的计算机系统上使用或按约定的用户数量使用许可软件，等等。

    一般软件许可合同将“使用”定义为，被许可人按约定运行、展示、复制、在内部发行被许可的软件。同时，许可使用合同往往对被许可人的使用加以限制，例如，不得进行反向工程或利用解码、反汇编或反编译等方式获得软件的源代码；除非许可人同意不得复制、改编、翻译、移植或制作演绎作品等。

    许可人一般将使用许可限制于目标代码，而对源代码只是在确有必要时才采用第三方托管（Escrow）的方式，在满足特定条件后，才授予被许可人使用许可[②]。

    （二）许可人的声明和保证。许可人有合法的权利向被许可人授予许可使用合同规定的许可；许可人保证，在软件安装之日起三个月或一年内该软件在所有重要方面符合软件使用文件中规定的功能标准。在法律允许的范围内，许可使用合同规定的保证代替所有其他明示或默示的保证。

    （三）许可人就知识产权侵权的赔偿责任。对于许可软件侵犯第三方知识产权的索赔请求，许可人将为被许可人进行答辩，并赔偿被许可人的损失使其免受损害。一般来说，许可人同意支付法院最终判决的侵权赔偿金和律师费等一切费用。

    许可人对被许可人的补救。如果上述索赔请求已经提出或可能被提出，许可人将自行承担费用为被许可人采取下列补救措施：（1）为被许可人获得与许可使用合同规定一致的继续使用许可软件的权利；（2）修改许可软件，使其不再构成侵权并符合许可使用合同规定的功能；（3）以符合许可协议规定的功能相当的非侵权软件更换许可软件；或（4）要求将侵权软件返还，并退还被许可人为侵权软件支付的任何款项。

    赔偿例外。许可人没有义务因许可软件侵犯第三方知识产权的索赔请求而向被许可人承担赔偿责任，如此等索赔请求因以下事由所导致：（1）被许可人将许可软件与非许可使用合同项下的其他软件进行组合；（2）就许可人的赔偿责任而言，许可人执行源于被许可人的一项设计；或（3）被许可人对许可软件的修改或未经授权使用。

    （四）许可人就违约的赔偿责任和责任限制。许可人有义务赔偿被许可人因其违约行为遭受的损失，一方在任何情况下对另一方的任何营业额的减少或预期节约的丧失、利润损失、间接的、后果性的或惩罚性的损失不承担任何责任；并且，除了对侵权的赔偿责任外，一方对另一方基于任何理由或任何诉因的赔偿责任将以在该等理由或诉因发生之日被许可人已向许可人支付的许可费总额为限。

    （五）许可费标准和支付方式。许可费一般是根据许可的种类而定，包括一次性收费或持续性收费等；而收费支付方式一般为预付。实际交易中也有很多许可人按被许可人使用户数或安装户数收取许可费的。

    （六）记录保存和审计。被许可人必须允许许可人的授权代表在正常营业时间内的所有合理时间审查被许可人对许可软件的使用，以便（1）确定许可使用合同的规定已被忠实履行；（2）检查软件的使用没有超过许可使用合同规定的范围。

    （七）软件升级维护服务。在保证期内，许可人将就许可软件向被许可人提供错误更正和软件升级且不就此收取任何额外费用。保证期外的任何维护服务，被许可人将与许可人签订维护服务合同方可获得。

    （八）保密。任何非公开的有关许可软件的信息都为保密信息。接受方只能为履行许可合同义务使用保密信息，而不能为非许可合同明确约定的任何其他目的透露、使用保密信息。

    此外，值得一提的是在普通许可协议项下许可使用的商业性计算机软件中经常会包含有开放源代码组件或软件（以下简称“开放源代码软件”）[③]。开放源代码软件是指著作权人公开源代码，允许他人自由拷贝、修改的软件。就开放源代码软件，著作权人以许可的形式放弃了部分权利，但开放源代码软件仍受知识产权法的保护。现在世界上有几十种开放源代码使用许可合同。如果被许可人拷贝、接受了开放源代码软件，并修改或发布程序，就表明接受了许可以及有关复制、发布和修改程序或基于程序的作品的条款和条件，就要遵守其限制。在商业性的计算机软件中经常会包含开放源代码软件，许可人应向被许可人公开其使用开放源代码软件的情况，并明确其是否就包含在商业性软件中的开放源代码软件提供保证。另外，许可人在其商业性计算机软件中包含有开发源代码软件有可能导致许可人和被许可人之间许可费争议。

二、 计算机软件许可合同争议

    在讨论计算机软件许可合同的基础上，为了深入讨论计算机软件许可争议，我们对有关计算机软件的法律制度的特殊性应当有一定的认识。

    随着计算机的发展，计算机软件本身已成为有独立财产价值的交易对象和权利客体。WIPO于1974年发表了《保护计算机软件示范法》，要求各国采用软件单独立法方式保护计算机软件，但并没有得当各国的普遍响应。1980年美国法院在Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.[④] 案中判决，计算机软件符合版权法规定的对作品的要求，率先通过判例使计算机软件成为版权法的保护对象。此后各欧洲国家纷纷响应，先后将计算机软件列为版权法保护对象。软件著作权人的人身权和财产权受到版权法的保护。随着计算机和软件的进一步发展，计算机软件在美国逐步被定义为一种独特技术，其中包含的权利不仅受到著作权法保护，而且逐步受到专利法和商业秘密法等法律保护。1998年在State Street Bank & Trust v. AT&T 案之后，美国法院已经明确认定，一个发明只要能够产生实际有效的结果，即可成为专利的标的，不论其是否与硬件结合，不论其是否包含数学算法。随后，欧洲国家和日本也都采用了这一做法，尽管在具体授权标准上还有差距，但对软件的可专利性已不再成为问题。

    在我国，根据《著作权法》和《计算机软件保护条例》的规定，软件作品著作权人享有两类权利，一是软件著作权人的人身权利，包括发表权，署名权和修改权；二是财产权利，包括复制权，发行权，出租权，信息网络传播权和翻译权。《计算机软件保护条例》明确规定，软件著作权人可以许可他人行使其软件著作权，并有权获得报酬。但《计算机软件保护条例》对软件著作权的保护不延及开发软件所用的思想、处理过程、操作方法或者数学概念等[⑤]。这与《伯尔尼公约》第二条、世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》（trips）第十条、《世界知识产权组织版权条约》（WCT）第四条等国际条约的规定是一致的。此外，在我国的实践中，除了著作权法保护外，软件作为智力活动成果也可以通过商业秘密法和专利权法得到保护。

    总之， 目前计算机软件法律保护制度在世界主要国家已经逐步建立起来，并日趋完善。计算机软件作为一种独特的新技术，其中包含的权利受到包括著作权法，专利权法和商业秘密法等多种法律保护，其原因在于软件不仅是一种作品也是一种商业方法[⑥]。一般地说，软件许可人和被许可人可依据上述法律制度建立软件许可使用合同法律关系；同时，因为不同国家的法律制度对软件提供的保护不尽相同，软件许可人和被许可人尽量利用软件许可使用合同对软件许可使用的权利和义务进行进一步的规范和保护。

    基于对众多计算机软件使用许可合同争议内容的分析，笔者认为软件许可合同许可人与被许可人之间因许可使用合同而产生的争议，主要包括与违反使用许可相关的争议，与侵权相关的争议以及与知识产权的权益权属相关的争议等。

    值得一提的是，在申请人提起仲裁申请或被申请人提起反请求时，在同一被诉行为既构成侵权，又构成违约，即在民事责任的承担上出现竞合的情形，仲裁庭应引导权利人进行合理的请求选择。

   （一）与违反使用许可相关的争议。最常见的违反使用许可争议是超许可范围使用和许可费争议。在计算机软件使用许可合同中，许可人许可被许可人行使软件著作权主要涉及软件著作财产权，包括著作权的许可使用和获得报酬等方面。软件使用许可条款一般都规定，许可人授予被许可人非专有的、不可转让的、须支付一定金额的许可费的使用许可，包括使用、复制和安装在被许可人的设备上运行等权利。

    实践中，许可人和被许可人的争议多发生在是否超许可范围使用方面。例如，许可人将其银行核心系统软件许可给被许可人使用，许可协议规定，被许可人使用该软件处理的银行账户不能超过一千万个；超过约定的账户数，被许可人应另行支付许可费。如果不支付额外的许可费，即为超许可使用。再例如，许可人将其软件许可给被许可人使用，被许可人按照其生产的使用该软件的产品数量计算、支付许可费。如果少报生产数量，即为超许可使用。在笔者仲裁审理的一个案件中，被许可人在其生产的通信设备上安装嵌入式软件，三年期间少报了数万台出厂设备，并因此少支付了数百万元人民币的许可费；许可人发现后提起了仲裁，仲裁庭根据申请人提交的证据，裁决被申请人支付其本应当支付的许可费。

    被许可人超许可使用的结果往往导致许可费争议。这对以软件使用户数或安装户数为基础计算使用许可费的许可方来说，超用户数量使用对其造成的损失非常明显。基于这种情况，越来越多的许可方开始在许可使用合同条款中加入审计条款，赋予许可方审计被许可方相关信息的权利，以核实授权软件的实际使用量。

    与超用户数量使用相反，实践中还有因被许可人使用用户数量远低于许可合同约定的许可使用数量引发的许可费争议。这种情形通常出现在采用最低限额收费方式的许可合同中,此种许可合同会约定最低许可费条款，许可方将软件以相对优惠的单位价格许可给被许可方使用，要求被许可方一年至少支付一定的最低限额的使用费。如果被许可方实际使用数量没有达到计算最低收费标准依据的使用数量，就会出现被许可方拒绝支付的情形。笔者审理过数起这类案件，其中一个案件的案情是这样的：申请人是一家外国软件公司，被申请人是中国一家手机代工工厂。申请人作为许可方与作为被许可方的被申请人签订了一份软件许可合同，约定被许可方三年中可以安装2000万个单位的手机平台软件，每个单位许可费0.20美元，许可费按实际安装单位数量支付，但三年期限届满时，被许可人必须支付至少200万美元的许可使用费。但实际发生的情况是，从许可使用合同签订到三年期限届满，被许可方仅仅安装了200万个单位的软件。许可方因被许可方不支付许可使用费提起了仲裁。这个案件经过仲裁庭调解, 当事人最终达成和解协议。

    作为新技术，软件的特点是不断创新，而法律的特点是稳定和滞后性。从某种意义上说软件许可争议天然地无法从既有法律条款中找到精确的指引，这正是解决软件许可争议的难题。

    笔者对此类案件很多都以调解方式解决，以一个软件许可使用费争议的仲裁案件为例，该许可协议约定的付费方式为提成方式，被许可方是一家手机厂商，其在出厂的每台手机上安装一次手机上网软件要向许可方支付许可协议约定的许可费。但是没过多久，该许可软件主要组件（software component）变成了开源软件，被许可方因此不再支付许可费。这个许可合同争议如何裁决？笔者认为，根据协议被许可方无疑属于违约，但是被许可方坚持认为如果裁决其继续支付许可费有失公平，在软件开源的情况下，其可以从公开渠道免费下载；但另一方面如果裁决被许可方不支付许可费，许可方坚持认为一来违反了许可合同本身约定，二来在软件开源的情况下，同样要依许可使用开源软件，不支付许可费对许可方来说也不够公平。这个案子最终以调解结案，许可方同意降低许可费费率，被许可方同意在许可期内继续支付许可费。

    在上述案件中，被许可方曾主张应当引入合同法解释三的“情势变更”原则作出裁决，但是无论金融危机对市场的影响，还是许可软件成为开源软件是否属于情势变在业界尚有争议，无论作出肯定或否定的裁决, 影响的就不只是一个案件、一家企业。在一个裁判者面对日新月异的技术创新和伴随而来的商业模式的变化的不确定性、法律条款也没有非常明确规定的情况下，裁判者的‘心证’就发挥很大作用，一个好的裁判者应根据法律的原则、个人的经验、业界的通行做法，选择一个适当的、双方都能接受的争议解决方式。对于软件许可协议这种新技术转让的载体，裁判者也要懂得创新，根据商业模式的变化，公平灵活地解决争议。

（二）与侵权相关的争议。笔者在这里讨论的侵权并非一般性的侵权，而是与许可合同相关的侵权争议，该类争议包括，许可人违反权利保证侵犯第三人权利时，许可人承担的侵权责任、赔偿责任以及对被许可人的救济和被许可人侵犯许可人的权利的情形。许可人违反权利保证。许可人和被许可人之间可能发生的争议在于许可人和被许可人之间对第三人的侵权、赔偿责任的承担和被许可人可从许可人处得到的救济。如前所述，计算机软件许可使用合同中一般都规定，在被许可人被第三人指控侵权时，被许可人应及时通知许可人，许可人应与被许可人合作为被许可人答辩，承担法院判决中或和解协议中包含的一切赔偿，并对被许可人提供救济。

    笔者下面介绍一个在第三人声称被许可人侵权情形下许可人和被许可人合作与第三人达成和解的案例。许可人将一核心业务系统基础软件许可给被许可人使用，并提供该软件的客户化开发服务。在项目实施过程中，第三人声称许可人许可给被许可人使用的软件侵犯了其著作权，要将许可人和被许可人诉诸法院。许可人和被许可人对许可软件与第三人软件及其文档进行了同一性或实质相似性对比分析，认为该软件与第三人的软件在功能方面确实相似，许可人在开发中也使用了与第三人同样的设计思想和原则，但许可人并没有获取或复制第三人的软件源代码及其文档。笔者认为许可人并没有侵犯第三人的软件著作权。当然，软件设计的技术方案和功能设计构思可能受专利法或/和商业秘密法的保护，[⑦]可是本案争议仅限于著作权侵权争议。第三人最终与许可人和被许可人达成了和解协议，并撤回了其著作权侵权指控。

    根据《中华人民共和国侵权责任法》的规定，侵害民事权益，应当依法承担侵权责任。被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任[⑧]。因此，我们对侵权相关争议的讨论将包括，权利是否有效，侵权行为是否存在和侵权责任几个方面。前述案件中，第三人无法证明许可人和被许可人存在侵权行为，因此撤回了侵权指控。

    如果第三人的侵权指控成立，被许可人要承当侵权责任，并须停止使用侵权软件。因此，在实践中，许可人要赔偿被许可人因侵权遭受的损失；并且，许可人要为被许可人提供以下救济：（1）为被许可人取得与许可使用许可合同一致的继续使用许可软件的权利；（2）修改许可软件，使其不再侵权并符合许可使用合同的规定；（3）以符合许可使用合同规定的功能相当的不侵权软件，更换许可软件；以解决被许可人因停止使用侵权软件而面临的对其生产活动的影响。

    被许可人对许可人侵权。如前所述，一般软件许可合同都规定了对被许可人使用软件的限制，例如，不得超范围复制、使用，不允许给第三方使用，不得进行反向工程等等。被许可人对许可人的侵权，一般发生在被许可人违反许可授权或对许可的限制。笔者曾经处理过这样一个案件。许可人为一家软件厂商，将一款软件以及相关文档许可给被许可人使用，被许可人是一家软件实施服务提供商，为了让被许可人能够为许可人的最终被许可人提供软件实施服务，在许可协议中，许可人授权被许可人可以为履行许可协议的目的使用许可软件，但授权被许可人可以在内部和外部使用相关文档，并没有规定任何限制。后来发生了被许可人在另一项目中使用许可人文档的情形，许可人向被许可人提出了停止侵权使用的要求，而被许可人认为其在许可范围内使用不存在侵权行为。笔者发现在软件使用许可合同中许可人授权被许可人在内部和外部使用文档，而并无被许可人只能将许可文档用于交付目的的限制，所以被许可人是在授权范围内使用许可文档，即被许可人并无侵权行为。

    （三）与知识产权权益权属相关争议。对许可人来讲，维护软件已有的知识产权权益权属是至关重要的，所以，几乎所有软件许可合同都规定，软件和文档以及所有相关的改进、增强、修改和衍生作品的知识产权都归许可人所有。但在实际交易中，被许可方往往坚持要拥有客户化作品和衍生作品的知识产权。许可人与被许可人有关软件知识产权权益权属争议多发生在许可人为被许可人新开发的软件组件的知识产权的权益权属上。笔者处理过这样一个软件许可案件，许可人将一款应用软件许可给被许可人使用，并为被许可人开发软件接口   （interface）供被许可人使用，而且规定了用户数量；但新开发的软件组件的知识产权归许可人所有。后来随着被许可人业务的增长，被许可人使用的软件接口超过了许可使用数量，许可人要求被许可人支付额外的许可费。被许可人认为其为开发软件接口支付了开发服务费，不应为使用软件接口支付额外的许可费；而许可人主张其拥有软件接口的知识产权，被许可人超许可范围使用应当支付额外的许可费。该案最终以被许可人支付了一定数额的额外许可费和解结案。

三、 计算机软件许可合同争议的仲裁解决之道

    仲裁对解决软件许可等知识产权相关争议的优越性和各国立法、司法机构对仲裁裁决的承认和执行使仲裁成为当事人解决软件许可合同相关争议的首选。仲裁程序比诉讼程序简单、灵活、节省时间和费用、保密、容易让当事人继续保持业务关系[⑨]；仲裁员专业、中立、可以制作出较高质量的裁决[⑩]。

    当事人可以通过签订仲裁协议条款，根据自己的特别需要修改仲裁规则的规定和调整仲裁程序。根据合同法的原则，仲裁条款对当事人具有约束力。在软件许可合同中，许可人和被许可人可以约定与争议解决相关的主要条款，包括法律选择，管辖，仲裁地，裁决效力，还可以包括仲裁庭的组成，仲裁使用语言，裁决期限，证据规则和任何其他可以预见到的问题。约定适用法律可以防止当事人在适用法律问题上争论不休；约定开庭地点可以节省差旅费用等等；正是仲裁的灵活性特点使仲裁解决争议得以实现对时间和费用的节省。

    仲裁解决争议的方式具有保密的特点。对软件和文档，特别是源代码采取保密措施，是许可人保护软件知识产权的重要手段，也是对软件采用商业秘密法保护的前提。仲裁的保密性正好满足了软件许可争议当事人的保密要求，是当事人决定采用仲裁解决软件许可争议的重要考虑因素之一。

    当事人有权选择仲裁员，这可以使仲裁庭得以实现专业化。软件许可协议专业性很强，在仲裁中当事人可以选择有专业背景的仲裁员审理自己的案件，而诉讼中的审判员不能由当事人自由选择；其次，在仲裁中即使被选择的仲裁员对所涉争议的技术了解不多，当事人可以利用仲裁的灵活性对仲裁员进行“教育”，在诉讼中“教育”法官是不可想象的[?]。当事人对仲裁员的选择权对仲裁员是最好的监督，使仲裁员能够保持中立性。仲裁庭在中立的基础上，可以在制作裁决书时行使自由裁量权，可以制作出较高质量的裁决。

    仲裁程序的包容性使当事人可以在仲裁程序中很好地利用调解程序以和解方式解决争议[?]。仲裁程序中的调解程序赋予了仲裁员调解结案的权利和责任，也给予了当事人和解解决争议的空间和机会。在笔者审理的仲裁案件中有超过半数的案件是通过调解结案的，这既可以节省经济资源和法律资源，也可使当事人能够继续合作。商业交易从来都不是一方受益，另一方受损，双方达成公平互惠的和解协议，既解决了许可争议又符合双方的长远利益。

    另外，仲裁的中立性适应了跨国许可协议当事人寻求中立的争议解决机构的愿望和要求。许多软件许可合同的当事人分处不同的国家，当争议产生时，一方当事人不愿意在对方当事人国家的法院进行诉讼。因此，当事人为解决将来可能发生的争议，愿意事先选择一个中立的仲裁机构。

    最后，当事人在跨国许可协议中约定仲裁解决许可争议的一个重要原因是在一国作出的仲裁裁决可以在他国顺利执行。迄今，世界上已有一百四十六个国家成为《纽约公约》的缔约国，在缔约国一国作出的仲裁裁决可以在其他缔约国得到比法院判决更为广泛的承认和执行[?]。

    事实是最好的明证，在笔者接触到的绝大多数软件许可协议中，许可人和被许可人都订立了仲裁条款。不容置疑的是仲裁已经成为软件许可合同争议的最重要的解决方式，笔者相信仲裁将对解决软件许可争议、保证与促进软件行业的良性发展发挥越来越重要的作用。